擅自将他人注册商标未注册驰名商标用作企业字号的法律适用
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案情：
S市CD涂料有限公司拥有第2类“油漆、涂料”等商品上的EF图文组合注册商标（本文的“C、D、E、F”，均指代不同的汉字），其EF牌油漆涂料在业内有较高知名度。2014年5月15日，S市CD涂料有限公司向G市工商局举报，称G市EF涂料有限公司将“EF”字样作企业名称字号登记，并在其生产销售的墙面漆包装桶上标注使用造成市场混淆，要求工商机关予以查处并纠正被举报人不适宜的企业名称。
经查，G市EF涂料有限公司是2013年12月登记成立的，其控股股东、法定代表人杨某曾在S市CD涂料有限公司做过推销员。G市EF涂料有限公司2014年2月始生产销售桶装墙面漆，其包装桶正面右上侧标有未注册图形商标（与举报人注册商标的图形有较大差异），正面中部标有“清新健康墙面漆”字样，正面中下部标注“G市EF涂料有限公司出品”字样但未单独突出EF字号，包装桶背面也标有其公司名称和地址（也未单独突出字号）。执法人员在该公司厂房查获销售单据及200桶不同规格的墙面漆成品。因举报人EF牌油漆涂料有较高知名度，被举报人在其墙面漆商品上标注“G市EF涂料有限公司”名称，确实会让普通消费者误认为与EF注册商标权人有投资关系或授权许可关系，甚至误认为是举报人的EF牌涂料。
争议：
第一种意见认为：被举报人明知举报人的EF牌油漆涂料有较高知名度，擅自将与举报人EF图文组合注册商标相同的汉字，作为企业名称字号登记注册并在墙面漆包装桶上使用，虽然未突出使用其企业名称中的字号，但足以导致普通消费者混淆误认，有违诚实信用与公平竞争的原则，损害了举报人的合法权益，扰乱了市场经济秩序。因此，工商机关应根据《反不正当竞争法》第二条、新《商标法》第五十八条、《企业名称登记管理规定》第九条第（二）项和第五条、《企业名称登记管理实施办法》第四十一条、国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》（工商标字〔1999〕第81号）第二条和第四条，认定被举报人行为构成不正当竞争而予以制止，并应责令被举报人办理变更登记纠正其不适宜的企业名称。由于《反不正当竞争法》第二章对此类行为未作特别的禁止性规定，第四章也未单设行政处罚，因此，工商机关不能对被举报人实施行政处罚。
第二种意见认为：被举报人的行为，足以让普通消费者将其墙面漆误认为举报人的产品或与举报人有关联，构成了《反不正当竞争法》第五条第（四）项禁止的“在商品上对商品质量作引人误解的虚假表示”不正当竞争行为。工商机关应当依照新《商标法》第五十八条、《反不正当竞争法》第二十一条第一款转致《产品质量法》第五十三条对被举报人实施行政处罚，并依照《企业名称登记管理规定》第九条第（二）项和第五条、《企业名称登记管理实施办法》第四十一条责令被举报人办理变更登记纠正其不适宜的企业名称。
评析：
注册商标权与企业名称权均属商业标识权。商标与企业名称的注册机关不同，且企业名称登记实行分级管理，因此，相同汉字可能由不同经营者分别作为企业名称的字号注册或者作为商标注册，甚至会有经营者恶意“傍名牌”，故意将他人注册商标或者未注册驰名商标作为企业名称的字号进行注册或使用，误导公众。
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第一条第（一）项认为，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于《商标法》规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。不过，有些注册商标的市场知名度较高，非商标注册人擅自将相同近似文字作为企业名称的字号在相同类似商品上在后使用时，即使未突出使用，也会导致市场混淆、误导公众，此情形一般不按侵犯注册商标专用权处理。另外，将他人在先未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，出现误导公众危害后果的，也不能按侵犯注册商标专用权进行处理。对前述两种误导公众但不属侵犯注册商标专用权的情形，在司法审判与行政执法实务中一直作为不正当竞争处理。
《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）第10条规定：“有工商登记等的合法形式，但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的，依法认定构成商标侵权或者不正当竞争……企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理……因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。”《企业名称登记管理规定》第九条第（二）项禁止企业名称含有可能对公众造成欺骗或者误解的内容和文字，第五条授权登记主管机关纠正已登记注册的不适宜的企业名称。国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》（工商标字〔1999〕第81号）规定：“二、商标专用权和企业名称权的取得，应当遵循《民法通则》和《反不正当竞争法》中的诚实信用原则，不得利用他人商标或者企业名称的信誉进行不正当竞争。……四、商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆（包括混淆的可能性，下同），从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止。”新《商标法》第五十八条明确认可司法和执法实务中的上述观点：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”
对将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的不正当竞争行为，新《商标法》第五十八条未明确依照《反不正当竞争法》的哪一条款进行处理，《反不正当竞争法》第二章列举的不正当竞争行为中也确实没有相同或相似表述。不过，《反不正当竞争法》第五条第（四）项所禁止的“在商品上对商品质量作引人误解的虚假表示”，第九条所禁止的“利用广告或者其他方法对商品作引人误解的虚假宣传”，应当涵盖“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的”情形。理由是：商品来源及其具体的生产提供者状况，是消费者判断商品质量状况的重要信息。将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，会造成相关公众对商品来源状况、具体生产提供者身份状况产生混淆误认。《反不正当竞争法》第九条明确禁止利用广告或者其他方法“对商品的生产者等”与商品相关的信息作引人误解的虚假宣传，同样地，第五条第（四）项所规定的“商品质量”也包括商品来源状况、生产提供者身份状况。也就是说：（1）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号，在商品或其包装上使用，足以让相关公众对该商品的生产提供者产生误解的，属于《反不正当竞争法》第五条第（四）项禁止的“在商品上对商品质量作引人误解的虚假表示”不正当竞争行为，应当依照新《商标法》第五十八条、《反不正当竞争法》第二十一条第一款转致《产品质量法》第五十三条查处。（2）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号，在除商品及其包装之外的场合，利用广告或者其他方法进行使用，足以让相关公众对该商品的生产提供者产生误解的，属于《反不正当竞争法》第九条禁止的“引人误解的虚假宣传”不正当竞争行为，应当依照《反不正当竞争法》第二十四条第一款查处。
本案中，被举报人的控股股东、法定代表人杨某曾为举报人工作过，理应知道举报人的EF图文组合注册商标及EF牌油漆涂料的知名度。此情形下被举报人将“EF”字样作为企业名称的字号登记注册，并在其墙面漆商品上使用该企业名称，足以导致相关公众对墙面漆的生产提供者产生混淆误认，主观上有利用EF牌油漆知名度的故意，有“搭便车”傍名牌的明显恶意，构成了《反不正当竞争法》第五条第（四）项禁止的不正当竞争行为。因此，前述第二种意见符合法律规定。
为进一步明确竞争规则，避免执法争议，建议《反不正当竞争法》修订时，在第五条增加一项，明确禁止“擅自将他人在先注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众”的情形，将其列为欺骗性市场交易行为之一。同时，建议参考现行《反不正当竞争法》第二十一条第一款、第二十四条第一款对虚假表示、虚假宣传所设的行政处罚，对“擅自将他人在先注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众”的不正当竞争行为，也区分在商品上实施，除商品之外的场合利用广告或者其他方法实施两种情形，分别设定行政处罚，做到同类违法行为处罚相当。
《反不正当竞争法》修订时，如果能借鉴日本等国家或地区竞争法立法体例，将第五条的“虚假表示等欺骗性市场交易”、第九条的“利用广告或其他方法作引人误解的虚假宣传”统一起来进行规制，就更为合理了。如，规定：“经营者不得在商品上，或者利用广告或其他方法，采用下列欺骗性或其他不正当手段从事市场交易：（一）假冒或者仿冒他人的注册商标；（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与其知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；（四）擅自将他人在先注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众；（五）伪造或者冒用认证标志等质量标志，伪造产地；（六）对商品的质量、数量、制作成分、性能、用途、生产经营者、有效期限、生产日期、产地、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及能够影响交易行为的允诺等对合同订立有重大影响的其他信息作引人误解的虚假宣传或虚假表示；（七）销售、陈列、展示或者进口知道或者应当知道标有本条第（一）至（六）项所列的假冒仿冒标志或者引人误解虚假表示信息的商品。”同时，对此类欺骗性市场交易行为统一设定行政处罚，如，规定：“责令停止违法行为，消除影响，没收标有假冒仿冒标志或者引人误解虚假表示信息的商品，没收主要用于制造假冒仿冒商品的工具，没收违法所得，可并处***万元以下的罚款；情节严重的，可以吊销营业执照。依照广告法、商标法等其他法律处罚更重的，由工商行政管理机关从其规定实施处罚”。
（摘自《工商行政管理》半月刊2014年第15期，作者：黄璞琳）
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